El presidente Joe Biden firmó la «Ley para no reconocer marcas robadas en Estados Unidos» (No Stolen Trademarks Honored in America Act) el primero de diciembre de 2024. La normativa condiciona la solución de algunos litigios contemporáneos y futuros relacionados con el registro y uso de marcas comerciales cubanas en EE. UU.

¿Qué dispone la ley?

 La ley busca resolver una controversia de larga data entre la compañía productora de ron Bacardí, por un lado, y la empresa cubana Cubaexport y su asociada francesa Pernod Ricard, por el otro —de acuerdo con un reporte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE. UU.—. Pernod Ricard, Cubaexport y otras entidades cubanas están relacionadas con la titularidad de la marca, la producción y la comercialización del ron Havana Club.

La normativa modifica la sección 211 de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Comercio y Agencias Relacionadas de 1999 e incluye prohibiciones para que «cualquier agencia ejecutiva, incluyendo la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (Uspto, por sus siglas en inglés)» pueda «reconocer, hacer cumplir o validar cualquier marca registrada que haya sido utilizada en relación con un negocio o bienes confiscados sin el consentimiento del propietario original o su sucesor legítimo». De acuerdo con el reporte del Comité Judicial de la Cámara, la nueva ley evitará que «cualquier persona utilice agencias estadounidenses para beneficiarse de la propiedad intelectual robada a su legítimo dueño».

OFAC multa a Airbnb por realizar actividades que violan el embargo a Cuba

La actividad que incumple las sanciones contra Cuba incluye pagos relacionados con huéspedes que viajaban por motivos fuera de las categorías autorizadas de la OFAC, así como la falta de mantenimiento de ciertos registros obligatorios asociados con transacciones relacionadas con Cuba».

¿Por qué lo dispone?

El litigio entre Bacardí y Cubaexport por la marca Havana Club ha sido el más emblemático de la lucha por el uso de marcas cubanas en territorio estadounidense. Ha durado varias décadas, implicado varios litigantes y tenido resultados diversos favorables a uno y otro extremo de la relación. Pero la ley viene a ofrecer un nuevo argumento para que los fallos que hasta hoy han sido diversos puedan decantarse de forma definitiva en favor de Bacardí o cualquier otra empresa que tenga derechos sobre marcas cubanas de antes de 1959 y estén relacionadas con propiedades confiscadas por el castrismo.

Originalmente, la marca Havana Club era propiedad de la familia Arechabala, que desde la década de los treinta del siglo XX producía ron bajo esa denominación en Cuba y vendía parte del producto en EE. UU. Por esa razón, la familia Arechabala tenía registrada la marca tanto en Cuba como en Estados Unidos.

En 1960, el castrismo expropió las propiedades que servían para la producción del ron Havana Club; pero la familia Arechabala mantuvo vigente el registro de la marca en Estados Unidos hasta 1974.

Aprovechando la expiración del término de protección en favor de la familia Arechabala, la empresa estatal Cubaexport registró la marca Havana Club como suya en EE. UU. y mantuvo sin contratiempos la renovación del registro en el país norteño hasta 1997. En ese año, la familia Arechabala vendió a Bacardí sus derechos sobre Havana Club. Un año antes (1996), Cubaexport había logrado reinscribir la marca en su favor por un nuevo período de diez años, tal como establece la ley estadounidense.

Sin embargo, con los derechos sobre la marca en sus manos, Bacardí inició acciones legales para lograr inscribir bajo su nombre a Havana Club en EE. UU. Para lograrlo, pidió a Uspto que cancelara el registro de Cubaexport. Uspto rechazó la solicitud de Bacardi y, posteriormente, la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas (TTAB, por sus siglas en inglés) también denegó el recurso presentado por Bacardí contra la decisión.

¿Cómo una empresa cubana puede registrar una marca en EE. UU. si existe el «bloqueo» / embargo?

Uno de los cuerpos normativos que conforman el marco jurídico de las sanciones estadounidenses contra Cuba son las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos (RCAC), dictadas por primera vez en 1963.

¿Embargo o bloqueo a Cuba? Los orígenes

La política de sanciones que durante más de 60 años ha sostenido el Gobierno de Estados Unidos contra el régimen de La Habana es parte del debate diario de quienes se interesan por lo que ocurre en la mayor isla del Caribe. Unos dicen que es un «bloqueo» y otros que es, simplemente, un embargo.

No obstante, desde sus inicios y hasta 1998, esas regulaciones del Departamento del Tesoro contenían una excepción que permitía a entidades cubanas registrar, litigar y renovar marcas comerciales en EE. UU. Bajo esa excepción, Cubaexport y otras corporaciones de la isla han mantenido registros de marcas comerciales en la Uspto (como Havana Club). 

Aunque el efecto de las normas del embargo impide que el registro de la marca sea una garantía para la importación y venta de productos como el ron cubano en EE. UU., varias entidades de la isla no han dudado en gastar grandes sumas de dinero en el mantenimiento y defensa del registro de marcas comerciales en EE. UU. A fin de cuentas, aunque no se puedan comercializar directamente las mercancías, la defensa de la marca evita que otros comercialicen productos similares bajo el mismo nombre y aprovechen en su favor las asociaciones que el importante mercado estadounidense pueda hacer con las producciones cubanas. De ahí también el esfuerzo de empresas como Bacardí por intentar utilizar el rédito comercial que puede dejar el uso de marcas comerciales cubanas de «renombre».

La marea en favor de Bacardí

Hasta 1998, las empresas cubanas pudieron utilizar sin muchos obstáculos la excepción de las RCAC para inscribir sus marcas en EE. UU., y ello jugó en contra de los intereses de Bacardí.

Sin embargo, en 1998, las RCAC fueron modificadas y Cubaexport perdió la ventaja que la oportunidad de haber inscrito la marca en Estados Unidos primero que Bacardí le había conferido.

De acuerdo con la ley estadounidense, los registros de marcas tienen un término de duración de diez años. Cubaexport había inscrito su marca en 1996, antes de la entrada en vigor de las modificaciones a las RCAC (1998). Por ese motivo, cuando en 2006 tuvo que renovar el registro, las nuevas RCAC —para ese momento vigentes— le impidieron hacerlo.

Las modificaciones introducidas a las RCAC en 1998 establecieron que para pagar la tarifa de renovación del registro de la marca Havana Club, Cubaexport tenía que obtener primero una «licencia específica» de la Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés). Pero cuando Cubaexport solicitó la nueva licencia requerida, la OFAC se la negó. Al no poder pagar la tarifa de renovación, la Uspto canceló el registro de la marca Havana Club para EE. UU. en favor de Cubaexport.

Después de la cancelación, en octubre de 2006, Cubaexport pidió al director de la Uspto que revirtiera la decisión. De forma paralela, presentó una demanda en las Cortes estadounidenses para impugnar la negativa de la OFAC a concederle la «licencia específica» para el pago de la tarifa de renovación. La presentación de la demanda en Cortes hizo que la Uspto suspendiera la solución de la petición de Cubaexport en espera del fin del proceso judicial.

Cuba gana millones con la importación de autos de EE. UU. en 2024

La importación de vehículos usados se ha vuelto un negocio relevante para muchas compañías estadounidenses y, por transitividad, para el régimen cubano. EE. UU. se ha convertido en el sexto país del mundo que mayor volumen de productos y servicios exporta a Cuba.

Finalmente, en 2011, la Corte de Apelaciones para el Circuito de Columbia ratificó una sentencia previa de una Corte de distrito y puso fin al litigio presentado por Cubaexport contra el Departamento del Tesoro. La sentencia redactada por Brett Kavanaugh —hoy juez de la Corte Suprema estadounidense— dispuso que la reclamación de la empresa cubana contra la negativa de la OFAC a concederle una «licencia específica» para pagar la tarifa de renovación del registro de la marca Havana Club no tenía mérito jurídico alguno.

Eventos más recientes que motivaron el impulso de la ley

A pesar de que la demanda interpuesta por Cubaexport contra el Departamento del Tesoro fue resuelta en 2011, la Uspto no solucionó la reclamación de Cubaexport de 2006 que había puesto en pausa hasta la solución del proceso judicial (2016).

En ese año —e influida por el cambio de política hacia Cuba impulsado por Obama—, la OFAC cambió su postura de 2006 y emitió la «licencia específica» solicitada por Cubaexport y que le permitía realizar las transacciones necesarias para renovar y mantener el registro de la marca Havana Club. Después de ello, Cubaexport pagó la tarifa de renovación y la Uspto concedió la petición de inscripción hecha por Cubaexport diez años atrás y que había permanecido «pendiente» desde entonces.

Ante la reinscripción de la marca Havana Club en favor de Cubaexport, Bacardí demandó en Cortes a la Uspto bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Bacardí alegó que la Uspto —no la OFAC— actuó fuera de su autoridad legal al permitir que Cubaexport pagara su tarifa de renovación diez años después del plazo legal. La ronera, famosa por su logo del murciélago, buscaba una orden que anulase la decisión de renovación; que declarara que el registro de la marca Havana Club en favor de Cubaexport había expirado en 2006; y que dispusiera la retirada definitiva del registro de la marca de la base de datos de la Uspto.

La Corte del Distrito Este de Virgina —ante la que Bacardí presentó su demanda— determinó en diciembre de 2021 que la petición de la ronera no podía prosperar. Basó su decisión en un tecnicismo: la falta de jurisdicción. Los jueces dijeron que al promulgar la ley de marcas y patentes (Ley Lanham), el Congreso de Estados Unidos había decidido evitar que las Cortes revisaran las decisiones de la Uspto en relación con la reinscripción de una marca.

Cerveza Palma, ¿dónde se produce, quién la comercializa?

Conoce dónde se produce y quién comercializa la cerveza Palma, bebida con la misma identidad visual de la cerveza Cristal cubana y su versión exportable: Palma Cristal.

Pero el nuevo revés no detuvo a Bacardí que apeló la decisión de la Corte de Distrito ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito. Y esa Corte, en junio de 2024, revirtió el fallo de 2021 y aseguró que no había encontrado algo en la Ley Lanham que prohibiera expresamente la revisión judicial de las decisiones de renovación de registro de la Uspto o que implicara de manera razonable la intención del Congreso de hacerlo. Basada en ese razonamiento, la Corte remitió otra vez el caso a la Corte de distrito para continuar con el procedimiento.

Situación actual

La decisión de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito permite a Bacardí continuar su reclamación judicial para impugnar la decisión de la Uspto de 2016 que renovó la inscripción de la marca Havana Club en favor de Cubaexport. Sin embargo, el hecho de que Bacardí pueda continuar con el proceso judicial iniciado en 2016 no garantizaba de manera automática su éxito.

Lo que sí parece garantizar el éxito definitivo de Bacardí en el litigio es la promulgación de la «Ley para no reconocer marcas robadas en Estados Unidos». La norma vuelve intrascendente cualquier argumento legal como los que ha esgrimido Cubaexport en el pasado con éxito para defender sus reclamaciones.

Con la promulgación de la «Ley para no reconocer marcas robadas en Estados Unidos», el aspecto fundamental que deberá determinarse en un litigio sobre el registro de marcas cubanas en EE. UU. será si la marca en cuestión está vinculada con alguna propiedad confiscada —«robada», según los estándares de la norma— por el régimen castrista.