En septiembre de 2023, el representante republicano por California Darrel Issa presentó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto de ley que pretendía modificar la sección 211 de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Comercio y Agencias Relacionadas de 1999.
El proyecto fue aprobado en ambas Cámaras y firmado por el presidente Joe Biden el primero de diciembre de 2024. Se convirtió así en la «Ley para no reconocer marcas robadas en Estados Unidos» (No Stolen Trademarks Honored in America Act). Debido a la inspiración de la norma en el longevo litigio entre Bacardí y Cubaexport por la marca Havana Club, muchos también la han llamado: «ley Bacardí».
La normativa establece que ninguna «agencia ejecutiva, incluida la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos [Uspto, por sus siglas en inglés]», puede «reconocer, hacer cumplir o validar cualquier marca registrada que fuera utilizada en relación con un negocio o bienes confiscados sin el consentimiento del propietario original o su sucesor legítimo».
Pero ¿cuál es el alcance real de la ley? ¿Afecta la inscripción de cualquier marca cubana en EE. UU.?
La normativa impide que cualquier entidad o Tribunal estadounidense emita un fallo a favor de una organización cubana que intente registrar o hacer valer en Estados Unidos derechos sobre una marca cubana anterior a 1959 vinculada con propiedades confiscadas por el régimen castrista, como es el caso de Havana Club.
Sin embargo, no es aplicable a otras marcas que hoy forman parte del cada vez más escaso catálogo de exportaciones cubanas y que fueron creadas después de 1959. La nueva norma no afectará la inscripción o defensa en EE. UU. de marcas como Cubita o Cohiba, tal cual ha venido ocurriendo desde hace varios años.
Caso Cubita
En 1999, la empresa DM Enterprises & Distributors Inc. presentó una aplicación ante la Oficina de Marcas y Patentes de EE. UU. para registrar en su favor la marca de café Cubita.
Años después, en 2007, la empresa estatal cubana Cimex presentó su solicitud ante la Uspto y en paralelo se opuso a la inscripción solicitada por DM. Entre otros argumentos, Cimex esgrimió que tenía prioridad sobre la marca y que su uso por parte de DM era «geográficamente engañoso» y «erróneamente descriptivo» porque los consumidores con solo ver el nombre de la marca podían creer que el café de DM procedía de Cuba aunque no fuera así. También argumentaron que ese engaño constituía una motivación material para la compra del producto.
Ante el reclamo de Cimex, la Junta de Apelaciones de Marcas (TTAB, por sus siglas en inglés) decidió que la empresa cubana tenía legitimidad para presentar su oposición y que su solicitud para registrar la marca Cubita en EE. UU. tenía prioridad sobre la de DM. Uno de los elementos analizados por la Junta en favor de Cimex fue que Cubita no era una marca relacionada con alguna propiedad o empresa confiscada por el castrismo.
Caso Cohiba
Asimismo, en 1995, General Cigar —una compañía estadounidense— registró la marca Cohiba para cigarrillos ante la Uspto. Luego de la inscripción, la empresa estatal Cubatabaco inició en 1997 procesos judiciales en Cortes estadounidenses y reclamó tener derechos superiores sobre el nombre Cohiba. La argumentación de Cubatabaco fue que, para el momento de la inscripción de la marca por parte de General Cigar, Cohiba era célebre en Cuba y su fama se extendía en EE. UU.
En una primera instancia, la Corte de distrito le dio la razón a la empresa cubana. Sin embargo, en 2005 y después de que la empresa estadounidense apelara, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la decisión alegando que el embargo cubano impedía que las empresas cubanas adquirieran derechos de marca en EE. UU. a través de la doctrina de «marcas famosas o muy conocidas (marks doctrine)» utilizada por la Corte de distrito para justificar su decisión en favor de Cubatabaco. Además, la Corte de Apelaciones resolvió que las regulaciones del embargo también impedían que Cubatabaco solicitara la cancelación de las inscripciones de marcas de General Cigar.
No obstante, la empresa cubana continuó aprovechando los múltiples recursos que la ley estadounidense confiere —a pesar del embargo— y en 2011 presentó una nueva solicitud ante el TTAB para que cancelara la inscripción de General Cigars. En 2013, el TTAB denegó la nueva petición de Cubatabaco. Pero Cubatabaco recurrió el nuevo fallo ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal.
En 2014, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal falló en favor de Cubatabaco y revocó la decisión del TTAB del año anterior. En su sentencia, la Corte dispuso que Cubatabaco sí tenía legitimación —sin infringir las reglas del embargo— a solicitar la cancelación de los registros de General Cigar porque bloqueaban su capacidad para registrar la marca Cohiba.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal implicaba una interpretación de las normas del embargo diferente a la hecha en 2005 por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Pero más que nada, implicaba la posibilidad de que Cubatabaco volviera a presentar una solicitud de cancelación e inscripción de la marca Cohiba ante el TTAB.
Y así lo hizo. Como resultado logró que en 2022 el TTAB dictaminara en su favor y ordenara la cancelación de la marca Cohiba de General Cigar para EE. UU. En su momento, la decisión fue celebrada como una victoria por la propaganda cubana.
El conflicto en relación con Cohiba estaba lejos de terminar. Luego de la decisión del TTAB de 2022, General Cigars presentó un nuevo proceso judicial para impugnar la decisión que sigue pendiente de resolución.
Pero los casos previamente mencionados demuestran que —más allá de la prohibición reciente incorporada por la «Ley para no reconocer marcas robadas en EE. UU.» en relación con marcas relativas a propiedades confiscadas por el castrismo— las entidades cubanas pueden confiar en los procesos administrativos y judiciales estadounidenses para la protección de sus marcas. Y esas son garantías que no disfrutan los empresarios y propietarios estadounidenses en Cuba.
En su «enérgica» protesta contra la «Ley para no reconocer marcas robadas en Estados Unidos», la Cancillería cubana resaltó que existen 6 448 marcas estadounidenses registradas en Cuba. Pero olvidó recalcar cuántas cubanas están inscritas y protegidas en EE. UU. con independencia del embargo. También olvidó señalar la realidad cubana, en la que contar con un registro y un marco normativo que regule marcas y patentes en el país no garantiza su eficacia o adecuación.
Entre otras cuestiones, lo que más favorece hoy la defensa de las marcas cubanas en EE. UU. es la existencia de una jurisprudencia sólida en materia de marcas de la que han podido tirar en más de una ocasión los representantes de las empresas de la isla. Sin embargo, Cuba no cuenta con ese historial y práctica judicial y administrativa en materia de marcas, lo que coloca a los titulares estadounidenses en una posición desventajosa.
La realidad demuestra que las entidades cubanas cuentan con diversos mecanismos para defender con éxito sus marcas y patentes en Estados Unidos, con independencia del embargo. También demuestra que el registro de marcas cubanas o estadounidenses en la Uspto no es inmutable y en no pocas oportunidades ha favorecido a las partes cubanas. Por otra parte, esa realidad del lado cubano también expone que la mera existencia de una ley o institución no garantiza siempre la protección de un derecho.
A pesar de lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha preferido afirmar en su «enérgica protesta» que la «Ley para no reconocer marcas robadas en Estados Unidos» otorga «una patente de corso que allana el camino para consolidar el robo de marcas cubanas legítimamente registradas» en la Uspto.
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